律师代理深圳××公司与美国××公司《供应商协议》争议国际商事仲裁案

1、申请人美国公司的主张

深圳××公司（以下简称深圳公司）于2015年5月18日收到香港国际仲裁中心（Hong Kong International Arbitration Centre，HKIAC）发来的仲裁通知（Notice of Arbitration），美国××公司（以下简称美国公司）以深圳公司违反独家权和保修义务为由对深圳公司向HKIAC提起仲裁。在仲裁通知中，美国公司声称：

第一，美国公司是一种显示屏面板的专利持有人，美国公司与深圳公司于2013年11月21日签署了《供应商协议》（supplier agreement）。根据该协议，深圳公司为美国公司制造一种被称为“新科技产品”（new technology products）的产品（以下简称新科技产品）。而根据《供应商协议》中的定义，新科技产品的参数及技术信息是由美国公司向深圳公司提供的。根据《供应商协议》，美国公司拥有在全球范围内的对新科技产品进行推广、销售的独家权。深圳公司从2015年3月起开始在国际市场上对新科技产品的客户进行大规模的邮件营销，推销新科技产品，试图向第三方销售新科技产品。深圳公司销售和推广新科技产品的行为违反了《供应商协议》中关于独家权的规定，以及深圳公司对新科技产品的保密义务。

第二，深圳公司拒绝按照《供应商协议》中的保修条款，为故障产品提供替换品，因此深圳公司违反了保修义务。

据此，美国公司提出如下仲裁请求：

（1）禁止深圳公司销售新科技产品，并使用美国公司的技术信息；

（2）赔偿因深圳公司拒绝提供替换产品而造成的损失；

（3）承担本案的仲裁费、律师费。

2、律师接受委托后了解到的案情

2015年6月，律师接受深圳公司委托，正式代理深圳公司在HKIAC的仲裁案。从美国公司提交的仲裁通知来看，美国公司的请求似乎是非常有道理的：新科技产品由美国公司研发，深圳公司仅仅是为美国公司“代工”产品，深圳公司当然没有权利向第三方出售其为美国公司代工的产品。但我们在看过《供应商协议》后，产生了疑问：如果案件事实如美国公司所陈述的，那么《供应商协议》中的相关安排显得有些不太符合常理。通常在代工的情形下，不会由代工者给予委托生产方一个独家销售权；并且委托生产方的独家销售权也不应当附加条件，但《供应商协议》中规定：如果美国公司连续两个季度未能达到约定的购买额，将失去独家权。

带着这些疑问，经过与深圳公司详细的沟通，我们发现案件事实与美国公司在仲裁通知中的陈述大相径庭：

（1）《供应商协议》中的新科技产品，是由深圳公司独立研发的，美国公司没有提供任何技术帮助。美国公司在2013年6月新科技产品基本研发完成的时候，在深圳公司的工厂见到了新科技产品，因此要求成为新科技产品的全球独家销售商，并承诺了较高的每季度的购买额。深圳公司为获得稳定增长的订单，同意了将新科技产品的独家销售权授权给美国公司。而在此之前，美国公司一直只是深圳公司的一个普通客户。在《供应商协议》签署后，美国公司以各种理由向深圳公司索取了大量关于新科技产品的技术信息，包括大量技术图纸。

（2）因为《供应商协议》中独家权的限制，深圳公司不能向第三方销售新科技产品。在签署合同后长达一年多的时间里，而美国公司在获得独家权后，没有一个季度达到《供应商协议》中规定的购买额。由于没有足够的订单，深圳公司在签署合同后的12个月已经陷入了非常严重的经济困境，深圳公司不得不选择开始向其它客户销售新科技产品。

3、进入仲裁两个月后的惊人发现：美国公司窃取深圳公司技术，抢先在美国申请专利

由于在仲裁通知中，美国公司声称已向美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）提出关于新科技产品的专利申请，待专利授权后，保留对深圳公司提出专利侵权的权利。我们敏感地察觉，美国公司的这些言辞并非只是耸人听闻。我们立即于2015年6月在USPTO网站上对美国公司的专利状况进行了检索，但是检索到的专利都与新科技产品无关。一个月后，我们再次检索，这次有了惊人的发现：2015年7月14日公开的美国公司6项与新科技产品相关的临时专利申请，其中5项中包含了大量的新科技产品的图纸，这5项与新科技产品相关的临时专利申请最早的申请时间是2014年7月16日。同时，我们还发现了以上述5项临时专利为基础的15项正式专利申请，其中的2项专利申请已获得授权。这无疑表明了美国公司意图在美国垄断新科技产品的生产和销售。专利的检索结果使得已经正在进行的仲裁案件的性质出现了根本性的转变——从一个普通的销售合同纠纷而转变为一个专利权属纠纷。

当2015年7月我们将专利检索的结果告知深圳公司时，他们明确表示一定要夺回关于新科技产品的美国专利。因为新科技产品也是一种根据美国市场需求而特别设计的产品，而美国公司关于新科技产品的美国专利申请得到授权后，深圳公司将无法再向美国市场销售新科技产品，而美国一直都是深圳公司最重要市场之一，如果失去美国市场，将给深圳公司带来无法估计的损失。因此，如果深圳公司想在专利问题上进行反击面临的选择是：夺回专利，还是在美国申请专利无效，或是主张侵犯商业秘密？

1、夺回专利：溯源程序（Derivation Proceeding）

然而，深圳公司想要夺回美国专利绝非易事。经过咨询美国专利律师以及查看美国2011年9月16日最新修改的《美国发明法案》（Leahy Smith America Invents Act），我们得知，新《美国发明法案》新增了一个“溯源程序”（Derivation Proceeding），这个程序主要用于解决存在争议的专利申请，判断先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人，进而确认该项专利申请的真正发明人。该程序的设立，是为了在美国专利先申请制度下，保证专利权只授予真正做出该项发明创造的人或是与发明人直接相关的主体，防止因欺骗或其它不正当行为获得专利授权。

从美国专利法的相关规定来看，深圳公司可以启动溯源程序来夺回关于新科技产品的专利申请。但必须满足以下条件：其一，深圳公司必须就同样的权利要求提出专利申请；其二，深圳公司必须证明自己是专利的真正发明人；其三，深圳公司必须证明美国公司在先申请是“源自”（derive from）深圳公司；其四，深圳公司必须在美国公司关于新科技产品的专利申请公开后一年内启动溯源程序。

除了考虑启动溯源程序的要件，在美国溯源程序的成功率也是我们重点考虑的一个因素。经过咨询多位美国专利律师，其中不乏一些来自以擅长专利案件的知名美国律师事务所的律师，我们发现：由于溯源程序是2011年新《美国发明法案》中设置的新程序，启动溯源程序的案件非常少，大约只有6件，其中一半约为正在进行、尚未有结果的案件，其它已经有结果的案件中，启动溯源程序的一方都未能成功主张专利申请权，其主要原因是提交的证据不足。这样的结果让我们对溯源程序的成功率非常担忧，至今为止未能有成功案例说明溯源程序的复杂性，另一方面未有成功案例也无法为我们提供举证或其它方面的指引。

2、专利无效程序

由于美国公司在美国专利申请的权利要求中已经包含了大量的新科技产品的核心技术特征，因此，深圳公司如果在美国继续销售新科技产品将面临巨大的专利侵权风险。鉴于溯源程序的复杂性和成功率的不可预知性，我们不得不考虑另一个消除专利侵权风险的方式，即专利无效程序。深圳公司只要提交在2014年7月16日前新科技产品在先销售的证据，美国公司在美国关于新科技产品的专利申请即非常有可能被无效。专利被无效的后果是，美国公司不再拥有专利权，深圳公司将不再面临专利侵权的风险；但同时，深圳公司也将无法拥有对新科技产品的专利权，即无法禁止他人在美国使用和销售与新科技产品类似的产品。

溯源程序与专利无效程序对比表

3、主张侵犯商业秘密，并要求索赔

如果深圳公司能在溯源程序中获得胜诉，其结果当然是理想的，但是几乎没有美国专利律师对于这一程序有胜诉的把握，并且这一程序将耗费的时间和费用几乎是无法预估的。而专利无效程序虽然成功把握较大，但后果是“摧毁”掉所有关于新科技产品的专利，美国公司和深圳公司都无法获得这一专利。

此外，无论是溯源程序还是专利无效程序，都不能弥补深圳公司因美国公司盗用技术抢先申请专利而给深圳公司造成的损失。美国公司在美国对新科技产品的相关技术申请专利，使得深圳公司不能再往美国销售新科技产品，并且因为专利申请的公开使得深圳公司关于新科技产品的相关技术也被迫公开。因此，我们开始考虑深圳公司是否能寻求索赔的问题。

经过再三分析，我们认为可能成立的索赔理由只有一个，即侵犯商业秘密。在本案中，商业秘密侵权成立大体需符合三个要件：

第一，美国公司在专利申请中描述的新科技产品的技术方案构成商业秘密

根据《得克萨斯州统一商业秘密法》（Texas Uniform Trade Secrets Act），商业秘密须具备以下特征：价值性、保密性、秘密性。新科技产品相对于市场上其它同类产品的技术优势足以说明新科技产品的技术方案的价值性。深圳公司在公司内部对于新科技产品的图纸和技术资料的严格管理措施，以及深圳公司在与美国公司签署《供应商协议》之前拒绝向美国公司提供新科技产品的事实能够表明这些技术信息的保密性。秘密性，即不为公众所知悉。在美国公司申请美国专利前，深圳公司一直信守《供应商协议》中的承诺，没有在自己公司网站上公开过新科技产品，更没有向其它客户披露过关于新科技产品的任何技术信息，因此关于新科技产品的技术信息在美国公司申请美国专利前一直处于秘密状态。虽然在美国公司申请美国专利前，深圳公司曾向美国公司出售过少量试产的新科技产品用于测试，但深圳公司与美国公司之间存在有保密义务，因此，深圳公司向美国公司的销售行为不会导致这些关于新科技产品的技术秘密丧失秘密性。而且我们认为，美国公司为了避免他们关于新科技产品的专利被无效，应该不会主动提出上述专利申请前新科技产品销售的事实。

第二，美国公司从深圳公司处获取了相关技术信息

在本案中，美国公司与深圳公司之间往来的大量邮件能体现出美国公司向深圳公司索取技术资料、深圳公司向美国公司提供技术资料。

第三，美国公司使用或披露了商业秘密

美国公司在其美国专利申请中不仅包含了大量新科技产品的图纸，而且其专利的权利要求中也包含了大量的新科技产品的技术特征。美国公司提交专利申请的行为，构成对深圳公司关于新科技产品的技术秘密的“使用”和“披露”。

综上，我们认为关于新科技产品的技术信息基本符合价值性、保密性、秘密性三个要件，构成商业秘密，美国公司的行为也构成侵犯商业秘密。因此我们以侵犯商业秘密为由提出了仲裁反请求。之后，侵犯商业秘密问题也成为仲裁程序中双方的最大争议焦点。

深圳公司于2015年9月29日以美国公司违反《供应商协议》中的保密义务侵犯了深圳公司的商业秘密为由向HKIAC提出反请求，要求将所有关于新科技产品的专利裁决归深圳公司所有，并要求美国公司赔偿损失并承担仲裁费及律师费。2015年10月29日，美国公司对深圳公司的反请求提出管辖异议，认为商业秘密侵权和专利权属问题不具有可仲裁性；如果仲裁庭认为其对深圳公司的反请求具有管辖权，美国公司要求深圳公司对其反诉请求缴纳保证金。深圳公司于2015年11月29日对美国公司的管辖异议作出答复。仲裁庭于2015年12月18日就美国公司提出的管辖异议作出部分裁决（Partial Award），认为仲裁庭有权对深圳公司的反请求进行审理，因此驳回了美国公司的管辖异议和要求深圳公司缴纳保证金的请求。

之后，双方于2016年2月29日进行了关于商业秘密侵权问题的证据开示，2016年5月9日交换了证人证言和专家报告，2016年7月9日交换了反驳证人证言。2016年8月中旬，美国公司在美国得克萨斯州东区法院对深圳公司提起的专利侵权诉讼，但截至2017年9月尚未通过《海牙送达公约》规定的方式向深圳公司送达起诉状和开庭传票。2016年9月28日至10月1日，仲裁案在香港HKIAC进行开庭庭审（Oral Hearing）。

2017年11月21日我们从HKIAC收到仲裁庭作出的最后裁决，在长达154页的裁决中，仲裁庭认定美国公司违反了德克萨斯州商业法及双方签署的保密协议中的保密义务，构成侵犯深圳公司商业秘密，美国公司应向中国公司赔偿$1,073,441.49美金。

案号HKIAC/A15075

这是一起非常少见的中国小企业主动向美国大公司发起知识产权维权的案件。中国企业的产品在海外遭遇知识产权风险的事件近年来并不少见，但大多是中国企业被指责侵犯国外企业的知识产权，中国企业作为被告或被投诉的角色，中国企业主动在海外进行知识产权维权的案件比较少见，只有如华为、大疆这样的中国巨头企业才可能有财力、物力、人力在海外进行知识产权维权，几乎很少有中小型企业能主动在海外进行知识产权维权，因此本案极为罕见，一家美国大公司从中国深圳一家小公司以独家销售为名窃取技术，并抢先在美国申请专利的侵犯商业秘密案件，之后，又先发制人，以深圳公司向其他客户销售产品违反独家销售约定为由在香港国际仲裁中心对深圳公司提起了国际仲裁。深圳公司在律师的帮助下，奋起反击，以侵占专利和侵犯商业秘密为由对美国公司提起了反请求。此案为中小企业将来在海外的知识产权维权提供了宝贵的经验。

在本案中，美国公司是一家美国知名的显示屏面板的销售商，其母公司是美国行业内排名TOP10的广告公司；而深圳公司仅是一家在中高端领域有自主研发能力的小型企业。显然，这两家公司的实力相差悬殊，而国际仲裁费用高昂，被称为“富人的游戏”。美国公司深谙此道，在仲裁中多次企图利用经济实力的悬殊来迫使深圳公司屈服。双方经济实力的悬殊也使得持续长达28个月的仲裁，对于深圳公司来说格外地艰难。

深圳虽然公司是占理一方，但刚开始所有的人都不敢对此次仲裁抱有乐观态度。但是包括律师团队、专家证人、事实证人、翻译在内的所有诉讼参与人都坚持着要为中国企业维护合法权益的信念，在这个仲裁案件中投入了大量的精力，逐渐改变了案件中双方的力量对比状况。

1. 中方律师在知识产权领域的知识和经验更占优势

美国公司虽然同时聘请了两家律师事务所代理此次仲裁，但这两家律所参与的律师都不是知识产权领域的律师：来自美国达拉斯律所的律师主要是从事商业领域的非诉法律服务；来自香港律所的律师主要擅长国际仲裁。但此次仲裁中的核心问题是关于专利所有权和商业秘密问题，属于专利和商业秘密领域。代表深圳公司的律师团队成员都是知识产权律师：两名中国知识产权律师，一名美国专利律师。因此，在开庭前双方交换的每一次陈述和反驳中，我们能从对方的陈述中看出，对专利和技术问题的理解是对方律师的薄弱环节。

2.中方律师、专家证人等仲裁参与人在案件中投入了更多的精力

第一，由于本案约定适用的美国得克萨斯州法，我们在介入案件后，立即开始了对美国得克萨斯州使用的《美国统一商法典》（Uniform Commercial Code）、美国专利法、美国商业秘密法的相关研究，以便更好地与美国专利律师深入分析、讨论案件。

第二，我们从进入案件后即开始对480型号的老产品与V系列、M系列新技术产品的技术特征进行充分的研究和总结。并且把查询到的美国公司抢先在美国申请的全部专利都一一进行的归类分析，深入分析了每个专利的权利要求。并在此基础上，总结出了深圳公司关于V系列某产品五大方面、总共13个技术秘密点。在深圳公司欠缺完整研发资料的基础上，帮助深圳公司整理出了V系列、M系列某产品的详细的研发经过，以及完整的研发证据。基于对技术问题的充分理解，我们才能够与我们的专家证人针对技术问题进行充分的讨论，并对专家报告的撰写提出建设性建议。由于我们对案件涉及的技术问题有了透彻的理解，在开庭时我们可以向美国公司的证人提出大量与技术相关的问题，美国公司的证人与律师显然没有在这个方面做好准备，他们在庭上的回答要么是回避，要么是回答了我们需要的答案。与此相对比的是，无论是开庭前的反驳意见的交换，还是开庭时的交叉询问（cross-examination），都显示出美国公司律师对技术问题的分析和理解是不充分的，所以他们几乎回避了所有关于技术问题的争论，既没能对我们提交的13个技术秘密点从技术层面加以反驳，也没能针对技术问题对我方证人进行发问，更加无法从技术角度反驳我方专家证人的观点。并且，美国公司在此次仲裁中专家证人的缺失，也使得他们在技术问题上的劣势进一步加重。

第三，这场持续长达30个月的仲裁，中间经历若干次的诉讼文件（pleading）交换、证据开示、证人证言交换、反驳证言交换等程序，虽然这场仲裁对于深圳公司律师团队的每一个律师都极为艰辛，但我们仍然尽力遵守每一个仲裁员设定的“截止期限”（Deadline），但往往临近“截止期限”时，美国公司律师总发来邮件，找出各种理由要求延期。最后一次庭后反驳意见的交换，美国公司律师竟然要求延期了两次。在仲裁程序中，我们利用每一次机会，无论是正式的陈述意见、反驳观点的交换，还是面临美国公司的向仲裁庭对深圳公司的恶意“告黑状”，我们都举出证据，充分驳斥美国公司的谎言。能明显感觉到美方律师除了老生常谈的几个不太有说服力的理由，始终没能找到更好的理由来佐证自己的观点。随着仲裁程序的推进，我们对裁决的结果也越来越充满信心，因为我们坚信：虽然双方实力相差悬殊，但美方侵权的事实无法改变。

这是一个典型因企业没有申请专利对自己的产品进行保护而引发的案件，几班深圳**公司能够在仲裁中获得胜诉，但其因产品技术被其它公司抢先在美国申请专利而付出了巨大的代价。对于产品定位于海外市场的中国企业，我们认为至少应做好以下三方面的准备：

1、中国企业进行海外销售，必须要有海外市场专利布局意识。

专利风险已经成为中国产品出口海外的最大风险。中国企业在产品出口前对目标地进行与产品相关的专利尽职调查，评估产品出口后的潜在专利侵权风险。并提前2年左右在目标国家布局专利、购买相应的专利等，然后再将产品销售至目标地。这样不仅可以避免专利侵权风险，使自己的产品能够畅通无阻地进行销售；而且可以有效地防止自己的产品技术被模仿，甚至是剽窃。

而且现在国内各省、市知识产权局都有对企业从PCT途径提交国际专利申请的补贴政策，因此，中国企业应该充分利用各地的国外专利申请补贴政策，提前在国外申请专利。

2、中国企业应该重视技术研发资料的管理和保存。

在本案中，律师在第二次证据开示前花了三个月的时间帮助深圳**公司来搜集和梳理零散的研发资料。很多的中国企业缺乏研发资料的归档和管理，各种文件散落在不同的部门，而且不注意保存研发过程的产品研发记录，事后再去搜集研发过程的证据往往事倍功半。研发资料对于企业来说至关重要，一是对于先发明制的美国，符合法律要求的、有效的研发记录将能够确定发明日，在专利申请和专利诉讼中用于argue against先申请者，以争取获得专利权或避免遭诉讼拖累。 二是在采用先申请制的国家，研发记录将有助于你进行法定的“在先使用”的抗辩。三是帮助企业保护其商业秘密，在研发人员跳槽到竞争对手将“技术”带走的情况，可以用研发记录证明技术秘密为我方拥有，以控诉对方侵犯商业秘密。四是，与第三点有关的，当该“技术”被对方申请了专利时，我方可以研发记录要求专利申请权/专利权判为己方所有。因此，保护企业知识产权，应从研发记录开始做起！

3、在海外面临法律纠纷时，应积极应对，才可能有获得公平的结果。

对于长期立足于海外市场的技术密集型企业，应在产品准备出口时即应做好可能面临专利侵权诉讼或337调查的心理准备和相关资金上的安排。因为一旦发生当在海外面临专利诉讼或337调查，将会产生高额的诉讼费用和律师费。消极回避、甚至在相关程序中缺席，只会导致中国企业的产品永远被排除在某国市场之外。中国企业在美国337调查中的高败诉率，主要是因为很多中国企业在面临337调查时选择了缺席。当纠纷产生时不应当有畏惧心理，应勇敢、积极面对，一方面充分了解已涉诉的争议中的规则，积极应诉，并利用程序性规定争取更多的搜集证据的时间；另一方面应尽可能针对对方提出反诉或启动专利无效程序，从而化被动为主动。