律师代理上海某某精密紧固件有限公司诉安徽某某精密技术有限公司反不正当竞争纠纷案
- 案例时间:2018-12-27 00:00:00
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- 案例编号:AHLGLD1523234275
- 案例类型:律师代理、辩护成功的诉讼案例
【案情简介】
施必牢技术,指一种拥有独特螺纹结构设计的,具有抗横向振动能力的自锁型螺纹技术,最早出现于上个世纪70年代,用于美国阿波罗登月计划的飞船建造冲。这种螺纹放松技术由美国底特律工业公司(现名为美国spiralock公司)于20世纪70年代研发并申请专利。美国底特律工具工业公司在研究了紧固件螺纹的形状及受力情况后,重新设计螺纹的几何形状,称为“spiralock”意译为自锁螺旋线。2001年,上海某某精密紧固件有限公司将施必牢放松技术引进中国,并率先在国内生产施必牢放松螺母“以及具体的产品类型(均带有施必牢字样,这里不是商标,是产品品名)。上海某某精密紧固件有限公司原为美国底特律工业公司子公司,后经股权转让为顾某某夫妇实际控制,并已经在新三板上市。现持有“施必牢”商标。2017年1月,上海底特公司向宣城市中级人民法院起诉安徽某某精密技术有限公司,认为其在企业名称中使用了“施必牢”商标,违反了商标58条,反不正当竞争法第2条,请求判决更改含有施必牢文字的企业名称、停止生产含有施必牢字样的包装并赔偿50万元。
【代理意见】
首先,被告商标系依法注册取得,施必牢三字代表的是行业技术标准,不涉及不正当竞争。
施必牢三字是一个技术名词,是30°楔形防松螺纹的代称,且为机械制造行业和相关国家管理部门、协会认可,采用;此类型螺纹产品被机械行业大量使用。这在被告的举证中可以看出明确结果,特别是被告提交的原告公开转让说明书和被告出具的铁道部运输局的文件,两者相互印证,足以判断施必牢螺纹技术的产品在机械行业很多企业都在合法生产。施必牢作为技术术语在原告公开转让说明书以及其他文献证据中可以看出:在上个世纪7、80年代施必牢螺纹开发出来之后就翻译成中文施必牢三字,从那时机械行业就已经知道并使用施必牢三字作为技术术语。只不过施必牢螺纹技术直到90年代末专利失效才由引进中国,其后被原告注册成为商标。原告认为是原告的商标运营成功抬高施必牢三字成为技术术语是强词夺理。事实是反过来,原告利用信息不对称注册商标施必牢,利用施必牢螺纹技术被广泛使用的特点混淆商标和技术,搭便车以获取更大的利益。
被告在企业名称中使用施必牢三字不构成不正当竞争亦不侵犯原告商标权。仅仅是代表被告企业是生产此类楔形防松螺纹产品的企业而已。
其次、原告的施必牢商标不具有知名和较大影响力的特点。
原告举证的合同中,并没有出现施必牢牌或商标使用标识,如r标。原告出具的证据中,施必牢基本是作为商品品名、型号中技术术语使用的。原告的客户不是普通消费者,而是专业的技术或制造公司、经营者。这类客户采购首先会要求供应商符合其生产标准和进行测试,供应商获得资质后才能进入供应环节。此类合同都认准供应商而非商标,且产品型号上使用的施必牢是专业术语,即30度楔形放松螺母。而不是施必牢牌螺母或商标、标示,原告举证不能证明施必牢商标比较知名或具有影响力。
2、原告在合同中使用了大量dtf或dtflock的商标标示,而且部分合同还用了上海某某精密紧固件有限公司参与起草的30度楔形防松螺母国家标准。
3、原告市场占有率很低,在原告自己提交的证明文件中,全国占有率仅0.1%,且原告本身有20多个商标,采用施必牢商标的产品销售量更低,不具有知名和较大影响力等。
再次、根据商标法,行业通用术语不应当被注册为商标,不能因为当年信息不对称造成的施必牢商标抢注成功就认定被告使用通用术语构成不正当竞争。原告证据不具有证明被告使用的不是术语而是原告商标的盖然性。
最后、上海迪特现在已不是美国施必牢的子公司,相反,其抢注spiralock商标遭到了国家商标局驳回。上海迪特才是攀附被告商誉行为的主体。
综上,由于现在生产施必牢放松螺母的企业众多、竞争激烈,原告现在又用抢注成功的施必牢商标。利用信息不对称妄图在不发达地区通过判决形式将其商标凌驾于行业技术术语之上,使其获得不正当的市场优势。被告认为,需要根据实际情况和进行市场混淆情况进行判决,而非机械的认为同名即为侵权。
综上,我们认为原告诉请无事实依据,请求法院驳回原告诉请。
【判决结果】
原、被告达成和解协议。被告支付原告壹万贰仟元并更改企业名称。原告申请撤诉。
【裁判文书】
原告考虑到可能败诉,对以后再行追究其他地区的侵权案件具有不利后果,经法院调解,与被告达成调解书。被告支付原告壹万贰仟元并更改企业名称。原告自行承担诉讼费和其他所有费用。
【案例评析】
1、本案中,安徽施必牢公司的股东是从原股东手中购买股权的,对当时起名情况并不清楚。而且公司设立时,商标法58条尚没有修订,因此在被诉时没有任何准备。我们接手案件是认为要对该商标的前因后果进行全面的调查。
2、经办理律师对“施必牢”商标的调查,搜集了原告网站网页打印件,这个页面清楚的表明施必牢是一种技术,和美国司百诺公司网站网页是一致的,作为原告的自认,为我们提供了一个思路,即施必牢在同行业无论客户还是生产者、研发者,对施必牢三字都认为是作为技术名称存在的,因此不存在故意混淆使人误认的情况。由此,我们从技术方面进行了更全面的调查研究。我们调取了施必牢技术最初专利文件,网络查询打印件(从知识产权局专利检索网站链接到美国专利查询网站查询)、中华人民共和国机械行业标准JB/T10971-2010(30°楔形防松螺纹标准)、中国专利查询(涉及使用了施必牢技术术语的专利)、中国商标局网络查询spiralock商标结果。另外,我们远赴上海,与原告的竞争对手上海施必牢机械设备有限公司负责人员商谈,请求其帮助。敌人的敌人就是盟友,我们动之以情晓之以理取得了关键证据——铁道部运输局、铁道部科学技术司运基线路【2003】453号文件及运基线路电【2004】313号、212号文件。在这份文件中,铁道部作为施必牢技术螺母当之无愧的超级客户,在文件中明确表示“施必牢”是一种技术,在采购施必牢螺母时,面向很多企业进行采购,上海底特只是其中之一。
3、另外,上海底特公司已经在全国中小企业股份转让系统上市,在中国证监会指定信息披露网站公布的补充法律意见书及公开转让说明书中对施必牢技术及商标在中国的沿革也进行了详细说明。与以上证据能形成相互印证。
在庭审的争锋相对后,进入调解。原告最后同意在被告改名称情况下,被告另赔偿壹万元左右解决问题。所有为诉讼支出费用由原告自行承担。被告考虑到即使自己胜诉后,对方上诉也要支出律师费和其他如交通费、食宿费等等费用,且被告实际控制人本身接手安徽施必牢公司后就注册了安宁泰商标,对施必牢企业名称也无感情,在壹万元左右同意了调解方案,随即签署和解协议,原告撤诉。
【结语和建议】
我们认为案件在起诉前对事实和基础法律关系一定要研究吃透,仔细推敲前因后果,选择对自己有利的方向进行突破,围绕突破点进行举证,将逻辑思维贯彻始终。
我们在接手本案时,听取被告负责人的意见时即感觉原告实际与上海施必牢公司矛盾最大,其没有在上海直接与上海施必牢发生诉讼而先转战安徽,也许抱着“曲线救国”的思路,即在不发达地区通过信息的不对称取得胜诉,然后用该判决作为证据去解决真正的问题。通过走访、调查,我们最终确定了诉讼思路,为客户真正解决问题而不是盲目应诉,获取了较好的社会效果。