律师代理帅扬诉广西北部湾银行股份有限公司侵害商标权纠纷案

广西北部湾银行股份有限公司（下称“广西北部湾银行”）的前身南宁市商业银行股份有限公司（下称“南宁市商业银行”）于2002年6月17日向中国人民银行南宁中心支行申请开办桂花借记卡，2003年3月14日获批复同意发行桂花借记卡。2003年12月，该行桂花借记卡业务开始试运行。2004年4月8日，南宁市商业银行正式成为中国银联基本成员，其银行卡系统于同年7月1日由中国银联股份有限公司予以验收通过。

帅扬于2004年8月23日向国家商标局申请第4232816号“桂花guihua”注册商标，后获得国家商标局核准。商标核定服务项目为第36类，包括保险、银行、金融服务、信用卡服务、借款卡服务、信用卡发放、珠宝评估、邮票估价、经纪、担保。商标专用权有效期自2008年1月28日至2018年1月27日止。帅扬取得第4232816号“桂花guihua”商标专用权后，以广西北部湾银行及其前身南宁市商业银行发行的桂花借记卡对其所持有的“桂花guihua”商标构成侵权为由，将广西北部湾银行起诉至人民法院。广西北部湾银行委托广西万益律师事务所凌斌、何宇律师作为代理人参与本案一、二审阶段，最终一、二审判决均驳回原告的全部诉请。

被告代理人认为，被告使用桂花借记卡作为银行借记卡卡片名称经中国人民银行批准，属在先使用并具有一定影响。早在原告2004年8月23日向国家商标局提交“桂花guihua”商标注册申请前，被告已在先使用“桂花借记卡”这一标识，且“桂花借记卡”数以万计的发行量，使其在广西甚至全国金融领域均获得一定的知名度和影响力，为相关公众所知晓。

其次，原告作为自然人并不具备从事银行、借记卡服务等金融服务的相关资质，且原告有注册多枚与知名商标构成近似而被驳回或者无效的记录，其申请注册“桂花 guihua”商标同样具有恶意抢注的嫌疑。

再次，由于原告并不具备从事银行借记卡服务等金融业务的资质且未在银行借记卡的产品或服务范围内使用“桂花guihua”商标，相关公众不会对被告使用桂花借记卡标识与原告的“桂花guihua”商标造成混淆或误认。

最后，被告善意使用桂花借记卡标识的行为未给原告造成损害，原告也没有证据证明其已实际使用“桂花guihua”商标及因被告的善意使用行为所导致原告的损失，最高法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第七条规定，原告无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具，被告可以不予赔偿。

一审法院认为：虽然原告经国家工商行政管理总局商标局核准，在第36类服务项目上注册取得第4232816号“桂花guihua”商标的专用权，但被告的行为是否构成商标侵权，应以原、被告间的商标是否构成商标侵权意义上的近似商标为前提。而判断商标是否构成侵害商标专用权意义上的近似商标，不仅应当判断商标标识客观上是否近似，还应当判断商标的共存是否会引起相关公众的混淆或误认。因此，侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。就本案而言，被告在原告申请注册第4232816号“桂花guihua”商标前已在先使用“桂花借记卡”标识，并具有一定影响力；且与一般商品或服务相比，金融服务的相关公众对于服务来源的注意程度高于一般服务，由于原告未能举证证实其在金融服务领域实际使用了“桂花guihua”注册商标，即原告未能在金融服务领域让相关公众将“桂花guihua”商标与原告建立特定联系。相关公众不会将被告以“桂花借记卡”标识所提供的金融服务与原告产生特定联系，从而对服务来源产生误认和混淆，换言之，“桂花借记卡”标识与“桂花guihua”注册商标并未构成侵害商标注册专用权意义上的近似商标。据此，一审法院作出了被告在金融服务上使用“桂花借记卡”标识的行为不构成对原告“桂花guihua”注册商标专用权的侵害的判决，并驳回原告帅扬的诉讼请求。

二审法院认为：被上诉人广西北部湾银行发行、使用桂花借记卡没有侵害帅扬第4232816号“桂花guihua”注册商标的商标专用权。主要理由为：首先，在帅扬申请第4232816号“桂花guihua”注册商标之前，南宁市商业银行已做好发行桂花借记卡的申报、联网、系统测试及试运行工作，南宁市商业银行的员工和一些社会公众也已经办理并使用桂花借记卡，桂花借记卡已在一定范围内被社会公众知晓并使用。其次，帅扬虽然取得了第4232816号“桂花guihua”商标的专用权，但因该商标尚未投入金融市场实际使用，不能实际发挥商标的识别作用，不能发生因广西北部湾银行在其借记卡上使用“桂花”及“GUIHUA”字样而使相关公众产生混淆或误认的法律后果。最后，广西北部湾银行除在桂花借记卡上以醒目大号字体标注“广西北部湾银行”字样及北部湾银行的行徽表明该借记卡的服务来源外，并没有将“桂花”及“GUIHUA”组合为一个整体作为商标单独或突出使用。据此，二审法院认为广西北部湾银行使用桂花借记卡不构成对帅扬第4232816号注册商标专用权的侵害，判决驳回上诉，维持原判。

一审裁判文书：广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2013） 南市民三初字第553 号

二审裁判文书：广西壮族自治区高级人民法院（2014）桂民三终字第7号

本案系金融机构被自然人抢注商标而引发的商标侵权纠纷案件，存在两个焦点问题，一是注册商标权人与在先使用权人间利益冲突如何平衡；二是商标的混淆性近似应否作为商标侵权的构成要件，如应作为构成要件则考量因素为何。

首先，关于注册商标权人与在先使用权人间利益冲突的平衡问题，一般情况下如果已注册商标已经投入使用，那么基于申请在先原则，商标法会倾向于保护因注册而公示的商标权利秩序，在先权利人仅能享有先用权，即在原有范围内继续使用商标；而如果注册商标是对在先使用人商标的抢注，商标法则倾向于保护诚信在先使用人的利益，赋予在先使用人宣告注册商标无效的法律权利。但对于已经取得商标注册，但注册商标未实际投入使用的情况下，如果注册商标权人对诚信的在先使用人提起商标侵权之诉，那么法律如何平衡两方的利益才能最大化发挥商标价值，合乎商标法的立法精神。

本案中，法院认为帅扬虽然取得了第4232816号“桂花guihua”商标专用权，但其没有使用，相关公众不可能对广西北部湾银行的桂花借记卡与帅扬的第4232816号“桂花guihua”注册商标产生混淆，因此未支持注册商标权人的诉请。

对法院这一观点，有学者认为2013年新修订的商标法第64条仅规定了“注册商标不使用不赔偿”，但本案中法院这一做法却是“不使用不保护”，不符合法律规定。持这一观点的学者认为注册商标权人依照其商业战略对商标进行使用，只要商标权人真实而非虚假的使用了商标，就拥有商标权。这就是说商标注册的意义在于，商标一旦注册就预留了在全国使用的权利，就可对抗任何第三人，且对抗范围是全国性的，而非限于商标实际使用范围，除非该商标三年或五年内确实没有使用。

也有学者认为构成商标侵权不但需要商标权人的商标标识与产品在经营活动中结合，而且需要商标权人有实际经营的可能性。这是因为，商标注册的产品或服务类别系由申请人申请时自由指定，而我国对很多商品或服务的经营有特别的经营主体资格限制，对于申请人申请时是否实际具备该资质并非商标局的审查范围，这就造成了实践中的一种现象：一些企业或者个人有意无意的在其自身并不可能具备特种经营资格的产品或服务类别范围内注册商标，且注册成功后并不实际使用，却据此指控其他经营主体（通常为特种行业内的企业）侵犯其商标权。对于这种注册行为，由于注册主体并不符合国家政策法规的经营条件而永不可能在实际经营活动中在其注册的类别上使用商标，因此不会导致相关消费者的混淆，也不会导致侵权的后果。

本案代理律师认为，本案的不同之处就在于注册商标核定使用的商品为第36类金融，具体包括保险、银行、金融服务、信用卡服务、借款卡服务、信用卡发放等，而我国现行的法律和金融政策不允许自然人经营商业银行、发放信用卡等金融服务业务，在自身并不能经营的领域即使取得注册商标，未来也无法对商标进行实际使用。换句话说，原告天然缺乏使用注册商标的基本资质，除非将注册商标转让或授权他人使用，否则无法在核定使用的商品上进入流通领域。本案中，事实上原告也未将注册商标授权他人在相关领域内使用。因此，本案一、二审法院的判决均对注册却无法使用的商标作出了否定性的评价，是对“商标通过使用才有价值”这一理念的肯定。

其次，关于商标的混淆性近似应否作为商标侵权的构成要件问题，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十一条规定，混淆应作为认定商标近似和商品类似的要件。本案中，一、二审法院认为判断广西北部湾银行使用“桂花借记卡”标识是否构成对帅扬“桂花guihua”商标专用权的侵害时，将两枚商标是否构成混淆性近似作为判断是否构成商标侵权的要件，符合我国对商标近似判断的法律规定。

而在商标是否构成混淆性近似的比对过程中，一、二审法院均考虑到帅扬并未实际在任何商品、服务上使用“桂花guihua”注册商标，即市场上不存在与广西北部湾银行的“桂花借记卡”构成混淆性近似的对象，相关公众对“桂花借记卡”来源的认知具有唯一性，不会产生混淆。同时，结合广西北部湾银行的“桂花借记卡”本身的知名度和影响力，进而作出两枚商标不构成商标法意义上的商标近似的判定。

可见，根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条和有关的司法案例及司法精神，在我国的司法实践中，判断商标是否构成混淆性近似的认定因素往往是根据案件的具体情况，综合考虑多种因素进行考量，这些因素包括商标本身的显著性、商品或服务的类似程度和关联程度、商标标识在客观上的近似程度、是否有实际混淆的证据、是否使相关公众认为存在特定联系以及商品或服务本身的功能、用途、消费对象、服务方式等。在判断商标是否构成混淆性近似时，应对前述因素综合进行考量，不可简单地认为符合其中一项或某几项便构成混淆性近似，应当根据案件的具体情况确定在各具体的案件中各因素的重要性，并以“相关公众的一般注意力”作为判断商标是否构成混淆性近似的主观标准。

本案中，一、二审法院从“桂花借记卡”标识本身通过广西北部湾银行大量在先使用已具有显著性、金融服务领域相关公众注意力高于一般服务的特殊性、原告无实际混淆的证据及相关公众不会对服务来源产生混淆和误认等角度对涉诉的“桂花guihua”商标与“桂花借记卡”标识是否构成混淆性近似进行判断。综合考量前述因素后，一、二审法院作出广西北部湾银行使用桂花借记卡标识不构成侵害帅扬“桂花guihua”注册商标专用权的判决。

综上，代理人并不否认商标注册的效力，但明显具有恶意的注册不应当得到法律的保护，且原告的商标存在被宣告无效的事由，在未经冗长的无效宣告程序前提前介入给予在先诚信使用人予保护，这恰是商标法第7条“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”的本意。

本案曾于2014年6月5日在《人民法院报》刊登报道。“任何法律制度如果缺乏稳定性就不能成其为一个体系”，相同或类似商品上的相同或近似商标具有混淆可能性才构成商标侵权是我国商标法律制度稳定性的基石，如何将经济生活中不断变化着的事实通过法律解释予以适用，从而使法律制度适应不断变化着的经济基础，是保持法律制度生命力的不二法门。

而“商”场如战场，商标作为企业重大发展战略的利器，进可攻，退亦可御敌于千里之外。但如企业未能及时注册商标，遭遇自身使用的标识被他人抢注、甚至被他人抢注后反被诉侵权的，亦无需惊慌。企业在收到商标侵权警告函、律师函、起诉状等法律文件时，首先应保持冷静，认真阅读警告函、律师函、起诉状等法律文件的内容，并尽早向专业律师寻求帮助。其次，配合专业律师充分查询相关信息，调查相关商标注册、使用等基本信息及自身的标识的设计、印刷、使用等情况，了解并掌握案件事实。再次，分析注册商标、自身使用标识之间的差异、分析商品或服务分类上是否存在区别、分析是否属于恶意警告或诉讼等，综合判断自身构成侵权的可能性。最后，结合专业律师建议，制定切实可行的应对策略，尽量减少因此给企业带来的不利影响。